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手机APP标识成商标纠纷多发区

作者:金立宇  马绮雯



据美国Zenith最新研究报告,2018年,全球智能手机用户数量还将稳步上升,在这其中,中国为当之无愧的用户大国,其智能手机用户数量将达到13亿人次,位居全球第一。[1]这样的市场趋势促使了越来越多的企业在面向中国市场时,推出了智能手机适配的宣传型APP[2]和功能型APP。在移动互联网中,构思独特而新颖的手机APP标识已经逐渐成为一种稀缺资源,成为企业具有重大价值的商业标志。但事实上,很多企业在选择手机APP标识时却没有意识到需要在第9类(可下载的计算机软件)和第42类(计算机软件设计)等商品/服务类别上进行相关标识的申请和排查,从而引发了侵权风险。同样,在选择手机APP图标[3]时,很多企业也没有意识到相关图标可能会和他人享有在先权利的美术作品/商业包装构成近似从而造成混淆。


例如,今年有一起是英国广播公司起诉北京爱语吧科技有限公司侵犯其“BBC”商标权及构成不正当竞争[4],另一起是北京跃世当红文化传播公司起诉苹果电子产品商贸(北京)有限公司侵犯其美术作品著作权[5]。目前,这两起案件还在进一步审理中。由此可见,手机APP标识已经成了商标纠纷的多发区,其本身的选择和相关标识的申请和维权需要引起企业的高度重视。

本文将就以下三个问题做进一步讨论: 从商标法意义上如何设计一款APP标识?  APP标识被第三方在第9类/第42类上抢注商标后的侵权风险有多大? 如何保护自己的APP标识?

从商标法意义上如何设计一款APP标识?

从是否会构成侵权的角度来说,标识缺乏显著性从而不构成发挥区分商品/服务来源的“商标性使用”或许是一件好事,比较典型的案例当属“新浪拍客”案。[6]但随着一个手机APP的市场份额不断扩大,其极有可能变成企业的核心品牌资源。而核心品牌缺乏显著性或者不具有注册性最终都可能会影响到企业发展甚至是上市进程。


因此,笔者建议在企业选择APP标识时谨慎为之,尽量避开以下缺乏显著性的情况[7]


1.       直接表明软件服务通用名称的标识,如IPHONE自带的“照片”、“日历”、“地图”、“时钟”等;


2.       直接表明软件服务功能的标识,如IPHONE自带的“指南针”、“计算器”、“钱包”等;


3.       将过于简单的文字/图形/数字和单一颜色作为标识,如“A”、“13”等;


4.       将过于复杂的要素结合作为标识,如“二维码”、“产品标签”等。


当然,上述情况并不一定意味着标识缺乏显著性,也应当综合考虑标识指定使用商品/服务、标识指定使用商品/服务的相关公众的认知习惯、标识指定使用商品/服务所属行业的实际使用情况等因素。但在选择标识之初,如有意识地避免上述情况可以有效地防止争议的发生。企业在设计APP时可以主要考虑以下二类标识:



APP标识被第三方在第9/42类上抢先申请商标后的侵权风险有多大?

APP标识被第三方在第9类/第42类上抢先申请一定会构成侵权吗?答案是不一定的,但这种情况对于APP标识使用者来说是存在风险的。下文将具体论述三种不同类型的APP标识被第三方在第9类/第42类上抢先申请商标后的侵权风险。


第一类:独立在用户本地终端运行的手机APP


通俗来说,这类APP除了升级和上传/下载后台支持服务外,取得运行结果基本不用联网。比较常见的就是各类拍照APP、美图APP、女性助手APP、本地游戏APP、计算器APP、办公软件APP、K歌APP等。这一类APP的定性还是比较明确的,即这类APP仅向用户提供运行结果,其从功能、用途、性质上都属于可供用户下载并安装使用的软件程序。该类APP的标识应被认定为区分计算机软件商品来源本身,构成第9类“可下载的计算机应用软件”上的使用,侵权风险最大。


典型案例:“西柚变美柚案”[8]


第二类:作为销售/宣传/下载其他商品的工具的手机APP


这类APP的特点就是仅仅将APP作为销售/宣传/下载其他商品的一种工具,而非提供运行结果或者某种功能服务。比较常见的就是电商平台类APP、在线超市类APP、报纸类APP、外卖类APP、企业宣传类APP等。这种情况下,APP标识实际上是用来区分提供的广告和零售服务来源或者是用来区分销售/宣传/下载的商品来源而非第9类计算机软件/第42类软件设计,侵权风险相对好一点。


典型案例:“楚楚街”案[9]、“爱心云集”案[10]、“参考消息”案[11]


第三类:由APP供应商向用户提供联网服务的手机APP


这类APP是应用商店中最常见的,其主要目的是由供应商向用户提供互联网服务。两个比较直观的判断标准,一是只要没有联网,APP提供的服务就没有办法运行。二是一旦供应商停止提供服务,软件将完全失去价值。比较常见的就是旅行APP、社交APP、交通APP、在线词典APP、在线银行APP、招聘APP、生活APP、美食APP、在线游戏APP、电子支付类APP等。这类APP到底构成通过APP实现的本质服务,第9类计算机软件还是第42类软件设计上的使用一直是学界争议的焦点,相关判例也不尽相同。根据最新案例的统计结果来看,基本还是被认定为构成“第9类+通过APP实现的本质服务”上的使用的案例最多,因此存在较大的侵权风险。笔者认为承办法官针对“嘀嘀”案件撰文[12]中所树立的评判标准相对客观——即判断消费者以该标识对何种商品或服务来源进行了区分。首先,用户在接受供应商提供服务过程中用APP标识区分了通过APP实现的本质服务的来源。其次,用户在网站或应用商店下载APP时用APP标识区分了计算机软件的来源。该等标识客观上具有区分通过APP实现的本质服务和计算机软件商品来源的双重效果,应当认定为在相关服务和软件商品上均进行了商标使用。而无论是服务使用吸纳软件使用还是软件使用吸纳服务使用,均否定了软件和服务的独立属性,违背了“互联网+”时代规律。


典型案例:“天天炫舞”案[13]、“逆战三国志”案[14]、“嘀嘀更名滴滴”案[15]、“鲜肉”案[16]


当然实践中还会出现三类软件的复合型产物,比如第一类和第三类的混合型,最常见的当属音乐类APP和视频类APP;第二类和第三类的混合型,比如星巴克APP,既包含宣传功能也包含支付功能。笔者认为复合型APP务必要将上述三类APP单独需要考虑覆盖的商品/服务类别全部涵括。


总结来看,第一类APP的标识的使用可以被认定为构成第9类计算机软件的使用,风险程度最大。单独符合第二类APP属性的标识其实市场上是很少见的,更多的是第二类和第三类的复合型产物,而这一类APP更强调第35类广告、替他人推销服务上申请商标的重要性,即便侥幸躲过了第9类/第42类商标的坎,也可能会被第35类的近似商标绊倒。而第三类APP标识的定性存在着极大的不确定性,目前最新的司法判例是趋向于认定为“第9类+通过APP实现的本质服务”上的使用,因此也存在较大风险。

  如何保护自己的APP标识?


笔者给各位企业读者草拟了以下三条保护建议:


申请建议

务必在APP投入市场之前,将APP标识在通过APP实现的本质服务的相关类别、第9类计算机软件商品和第42类计算机软件设计服务上申请商标。如果涉及上述第二类APP的属性,应当建议在第35类广告、替他人宣传服务上进行申请。虽然上述归纳的典型案例中没有提到,但笔者个人认为第38类通讯服务也非常重要。在有条件的情况下,也应当建议将图标作为美术作品申请著作权登记。


检索建议

做好通过APP实现的本质服务相关类别、第9类、第42类、第35类以及第38类上的APP标识的排查。发现有相同/近似标识时,务必及时咨询律师积极处理。越早做检索对标识的申请和维权越有利,最好是在申请相关商标之前就能完成。


补救建议

如果发现APP标识被第三方在第9类/第42类抢先申请且己方的APP标识已经投入市场使用了,也不必太过慌乱,毕竟APP标识是否构成第9类/第42类上的侵权仍存在商议的空间。可选择先自行补救,比如在APP图标和应用名称上加上公司的字号或功能描述性文字,在APP功能描述的地方中写清楚供应商和APP功能,及时联系应用商店请其下架并将相关应用移至自家官网上下载。当然更重要的是,务必及时咨询律师积极维权并做好相关类别的申请工作。



[1] Zenith:全球智能手机普及率今年将达63%,明年升至66% ,来源:http://www.sohu.com/a/198321776_114760

[2] 移动应用程序(简称APP)是指设计给智能手机、平板电脑或其他移动设备运行的一种应用程序。

[3] 目前市面上的手机APP标识一般是由“图标+应用名称”的形式组成。

[4] 英国广播公司起诉爱语吧侵犯“BBC”商标,来源:http://www.bjd.com.cn/zc/btt/201802/07/t20180207_11080105.html

[5] 苹果公司又摊上大事了!刚升级的App Store被诉“商标侵权”,来源:http://www.epbiao.com/shangbiaos/14700.html

[6] (2015)京知民终字第114号

[7] 《商标法》第十一条下列标志不得作为商标注册:

(一)仅有本商品的通用名称、图形、型号的;

(二)仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的;

(三)其他缺乏显著特征的。

前款所列标志经过使用取得显著特征,并便于识别的,可以作为商标注册。

[8] (2014)朝民(知)初字第40618号; (2015)京知民终字第995号

[9] (2015)海民(知)初字第22895号;(2016)京73民终第908号

[10] (2017)浙0108民初592号

[11] (2014)榕民初字第1222号

[12] 申正权 张书青 承办法官谈“嘀嘀”案裁判思路(未删减版),来源:http://mini.eastday.com/a/160722085552884.html?btype=index&subtype=keji&idx=15&ishot=0

[13] (2015)朝民(知)初字第54080号;(2017)京73民终1196号

[14] (2015)穗天法知民初字第241号;(2016)粤73民终584号

[15] 同批注12

[16] (2016)粤0305民初11055号